成功案例

关于职务发明创造权属纠纷的那些事

作者:胡琨 来源:找法网 日期:2018年11月23日

 

2015年我国职务发明申请授权量达近200万件,也就是说大部分专利申请都是以企业名义申请的,都涉及职务发明,与职务发明数量上升相随的是职务发明专利权属纠纷的不断增加。实践中,企业与员工对职务发明的理解存在歧义,员工私下将技术方案向国家知识产权局申请专利的事件频发,也进一步导致企业与员工的专利权属之争。

案例脉络

1、2011年至2017年,员工A作为技术骨干入职B公司,参与了B公司核心项目的生产研发。

2、2016年,B公司的竞争对手C公司申请一实用新型专利,该专利于2017年5月授权,其中,员工A被列为三个发明人之一,另两位发明人分别为C公司的法定代表人及其女儿。

3、2017年1月,员工A提出离职,离开B公司。

4、涉案专利授权后,B公司发现员工A为涉案专利的发明人之一,遂对C公司提起专利权属纠纷之诉,要求争得涉案专利的专利权。

律师分析

我们先看下专利法关于专利权属的相关规定。

《中华人民共和国专利法》第六条第一款:执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位;申请被批准后,该单位为专利权人。

《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条:专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造,是指: (一)在本职工作中作出的发明创造; (二) 履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造;(三) 退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的,与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。专利法第六条所称本单位,包括临时工作单位;专利法第六条所称本单位的物质技术条件,是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。

《中华人民共和国专利法实施细则》第十三条 专利法所称发明人或者设计人,是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。在完成发明创造过程中,只负责组织工作的人、为物质技术条件的利用提供方便的人或者从事其他辅助工作的人,不是发明人或者设计人。

根据上述法律规定,员工在本职工作中作出的发明创造,其专利申请权或专利权属于单位。

结合本案的二个关键事实:员工A为涉案专利的发明人之一,涉案专利的申请日正是员工A在B公司工作之时,可以总结出本案的焦点问题为:

1、员工A是否为涉案专利的实际发明人;

2、如员工A为涉案专利发明人,涉案专利是否与员工A的本职工作相关。

下面,我们对上述问题逐一剖析:

一、员工A是否为涉案专利的实际发明人

1、涉案专利涉及三个发明人,其中仅有员工A具备专业背景,且在B公司一直负责与涉案专利有关的研发工作,具备深厚的专业知识。反观另两个发明人,既无相关专业背景、科研能力,又无研发经历及实践经验,而涉案专利技术方案非常复杂,没有相当的专业知识、经验积累不可能完成。2、C公司对为何将员工A列为发明人无法作出合理解释,自称通过检索认为员工A为专家,遂联络将其列为发明人,此种说法不符合商业惯例,也不符合常理。

可见,员工A才是对涉案专利技术方案作出实质性贡献的人,为涉案专利的实际发明人。

二、涉案专利与员工A的本职工作是否相关

1、员工A与B公司签署的劳动合同清楚显示员工A任职研发部主管,其本职工作就是负责涉案专利相关产品的研究开发。在职期间,员工A还作为项目组长参与了该科技成果的相关项目的申报工作,并作为发明人为B公司申请了系列专利,可见,涉案专利与员工A的本职工作密切相关。

由此,可以确认员工A在在职期间,为C公司作出的发明创造,其专利权应当归属于B公司。

结论

如果您也遇到和这个案子同样的问题,建议您关注如下三点:

一、 员工是否为争议专利的实际发明人

关于员工是否为争议专利的实际发明人,可以从涉案专利的申请时间、涉案专利的发明人信息、员工的离职时间、其它发明人的专业背景等寻找蛛丝马迹。例如,员工在职期间,以自己或配偶的名义,或自己参股公司的名义申请专利;或者将自己或配偶列为发明人都是证明争议专利是员工作出的发明创造的重要证据。

二、 涉案专利所保护的技术方案是否与员工的本职工作相关,或者是单位为员工分配的工作任务

那么是否员工作出的发明创造就必然属于单位呢,答案是否定的。要证明争议专利属于单位,还必须证明争议专利所保护的技术方案与员工的本职工作相关,或是单位分配给员工的任务。这个可以在劳动合同中体现,或单位给员工的调职表中体现,因此,单位需要留意保存相关材料。如争议专利所保护的技术方案不属于员工的本职工作而是单位临时为员工分配的工作任务,那么单位需要提供明确的分配任务的书面材料。

三、 单位不需要提供技术方案与争议专利进行比对

对于第三点,单位和员工通常都有一个误区,认为单位必须证明拥有与争议专利完全一致的技术方案才具有专利权。专利法仅规定员工作出的发明创造与本职工作相关,或是单位分配的任务即可,并未要求单位提供研发相应技术方案的证据加以证明。因此,单位是否能够提供相应的技术方案并不影响职务发明的认定。


关于职务发明创造的问题今天就和大家分享到这,关于这个问题,您有什么需要和我分享的,可以在留言区里留言,谢谢!

以上内容由胡琨律师提供,若您案情紧急,找法网建议您致电胡琨律师。

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